Quando o prazo vence, o INPI não pergunta o motivo
A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, manter a extinção do registro da marca "Profile" por falta de renovação no prazo legal. Na prática, essa decisão abriu caminho para que a Michelin obtivesse, junto ao INPI, o registro de uma marca semelhante — "Profiler" — na mesma área de atuação.
O caso, noticiado pelo Migalhas, é um exemplo raro e didático de como um simples descontrole de agenda pode custar a propriedade de uma marca construída ao longo de décadas — mesmo quando a empresa está, em paralelo, vencendo outra disputa sobre a mesma marca.
Para quem administra uma empresa, o recado é direto: prazos administrativos no INPI não se pausam automaticamente só porque existe um processo em andamento. E é exatamente esse o ponto central da decisão.
Entenda o caso: como uma empresa "ganhou" uma disputa e ainda assim perdeu a marca
De acordo com o noticiado, o caso envolveu o registro da marca "Profile", concedido pelo INPI em 1998 à empresa então titular do sinal. A sequência de eventos é o que torna o caso tão relevante:
- O INPI declarou a caducidade do registro "Profile", sob a alegação de desuso da marca por mais de cinco anos consecutivos (art. 143 da Lei 9.279/96 — Lei da Propriedade Industrial, LPI);
- A titular recorreu administrativamente dessa decisão e conseguiu revertê-la — ou seja, venceu a disputa sobre o desuso;
- Enquanto esse recurso tramitava, porém, a titular não requereu a prorrogação (renovação) do registro nem recolheu as taxas correspondentes, dentro dos prazos previstos na LPI;
- Como consequência, o INPI extinguiu o registro "Profile" por falta de renovação — uma causa de extinção totalmente distinta e independente da caducidade por desuso;
- Com a marca "Profile" extinta, a Michelin obteve o registro da marca "Profiler", em segmento semelhante;
- A antiga titular ajuizou ação pedindo a anulação dos atos do INPI — tanto a extinção do seu registro quanto a concessão à Michelin —, mas teve o pedido julgado improcedente em todas as instâncias, até chegar ao STJ.
Segundo o Migalhas, o processo (REsp 1.878.735, relatoria do ministro Raul Araújo) foi julgado pela 4ª Turma do STJ, que manteve, por unanimidade, a extinção da marca e a validade do registro concedido à Michelin.
Caducidade e extinção por falta de renovação não são a mesma coisa
O ponto que mais confunde quem acompanha este caso é justamente esse: como a empresa pode ter "ganhado" o recurso sobre a caducidade e, ainda assim, perdido a marca?
A resposta está no fato de que a Lei 9.279/96 prevê causas de extinção de registro completamente independentes entre si (art. 142 da LPI):
- Caducidade (art. 143): ocorre quando a marca não é usada por mais de 5 anos consecutivos, ou é usada com modificações que alteram seu caráter distintivo. É declarada a pedido de terceiro interessado.
- Extinção por falta de renovação (art. 142, I): ocorre quando o titular não pede a prorrogação do registro dentro dos prazos legais — independentemente de a marca estar sendo usada ou não, e independentemente de qualquer outro processo em curso sobre ela.
Ou seja: vencer o processo de caducidade resolve apenas o problema do desuso. Isso não suspende, não pausa e não substitui a obrigação de renovar o registro dentro do prazo de vigência de 10 anos. São "relógios" diferentes, correndo em paralelo — e o titular precisa cuidar de ambos.
O entendimento do STJ: pendência administrativa não é "justa causa" para deixar de renovar
O argumento central da empresa que perdeu a marca era de que, enquanto o processo de caducidade estivesse em discussão, não seria razoável exigir que ela também cuidasse da renovação — afinal, o próprio destino do registro ainda estava sob análise do INPI.
O STJ rejeitou esse argumento. Para o colegiado, a existência de um procedimento administrativo de caducidade em curso não configura "justa causa" capaz de afastar o dever do titular de requerer a renovação do registro dentro dos prazos previstos na lei de propriedade industrial.
Em outras palavras: tramitar um recurso não é um evento imprevisível ou alheio à vontade do titular (o que poderia, em tese, justificar um atraso). Pelo contrário — cabia à própria titular, interessada na preservação dos seus direitos, adotar as providências necessárias para renovar o registro nos prazos legais, em paralelo à discussão sobre a caducidade.
Esse entendimento reforça uma lógica que já orienta boa parte da jurisprudência sobre propriedade industrial no Brasil: o ônus de monitorar e agir dentro dos prazos é do titular da marca, e não do INPI ou do Judiciário.
Os prazos de renovação que toda empresa precisa ter na agenda
A Lei 9.279/96 estabelece prazos claros para a renovação (prorrogação) de um registro de marca — e foi justamente o descumprimento desses prazos que custou a marca "Profile" à sua antiga titular.
| Prazo | Quando ocorre | O que fazer |
|---|---|---|
| Prazo ordinário | Durante o último ano de vigência do registro de 10 anos | Apresentar o pedido de prorrogação e pagar a retribuição (taxa) devida |
| Prazo extraordinário (período de graça) | Até 6 meses após o término da vigência | Ainda é possível prorrogar, mas com pagamento de retribuição adicional |
| Após o período de graça | A partir do 6º mês de atraso | O registro é extinto (art. 142, I, LPI) — a marca pode ser livremente requerida por terceiros |
Esses prazos valem para cada registro, em cada classe, e se repetem a cada 10 anos, indefinidamente — uma marca pode ser renovada sucessivas vezes, mas nenhuma renovação é automática. Se já discutimos antes quanto tempo demora o processo de concessão de uma marca, aqui o ponto é o oposto: depois de concedida, a marca exige acompanhamento contínuo para não ser perdida.
Por que perder o prazo pode significar perder a marca para sempre — e para o concorrente
O caso Michelin x Profile/Profiler mostra com clareza o que está em jogo quando o prazo de renovação é perdido:
- A marca extinta volta a ficar disponível. Qualquer empresa — incluindo concorrentes diretos — pode requerer o registro do mesmo sinal, ou de um sinal semelhante, na mesma classe.
- Quem registra primeiro depois da extinção "herda" os direitos. Foi exatamente o que ocorreu: com "Profile" extinta, a Michelin pôde registrar "Profiler" sem que a extinção pudesse ser revertida judicialmente.
- A disputa judicial não devolve a marca. Mesmo levando o caso até o STJ, a antiga titular não conseguiu reverter a perda — porque, tecnicamente, não havia ilegalidade no ato do INPI: a extinção decorreu do simples descumprimento de um prazo.
Esse é um desdobramento ainda mais grave do que os riscos de nunca ter registrado a marca: aqui, a empresa já tinha o registro, já havia investido tempo e recursos para mantê-lo — e o perdeu por um detalhe administrativo, justamente para um concorrente de peso.
"Mas eu tinha um processo em andamento — isso não suspende o prazo?"
Esta é, provavelmente, a dúvida mais comum entre empresários e até entre profissionais que acompanham processos no INPI à distância. A resposta, reforçada pelo STJ neste caso, é não, salvo previsão legal expressa.
Processos administrativos como recursos contra caducidade, oposições de terceiros ou pedidos de nulidade não suspendem automaticamente os prazos de renovação do registro. Cada obrigação — defender a marca em um processo e renovar o registro — segue seu próprio rito e seu próprio prazo, e o titular precisa cumprir ambos simultaneamente.
Isso é especialmente importante para empresas que:
- Têm registros próximos do vencimento (10, 20, 30 anos desde a concessão);
- Estão discutindo administrativamente algum aspecto da marca (caducidade, oposição, nulidade);
- Possuem diversos registros em classes diferentes, com datas de vigência distintas e difíceis de acompanhar manualmente.
Como evitar que isso aconteça com a sua marca
A boa notícia é que esse tipo de perda é 100% evitável com organização e acompanhamento profissional. Algumas práticas essenciais:
- Mantenha um controle de vigência de cada registro — com data de concessão, prazo de 10 anos e alertas para o início do último ano de vigência.
- Nunca dependa apenas do prazo de graça. Trate o prazo ordinário (último ano de vigência) como o verdadeiro deadline — o período extraordinário deve ser visto como uma rede de segurança, não como o plano principal.
- Trate cada processo administrativo separadamente. Um recurso, uma oposição ou um pedido de caducidade em curso não substitui a obrigação de renovar — são frentes diferentes que precisam de atenção paralela.
- Centralize o acompanhamento da carteira de marcas com um escritório especializado, principalmente se sua empresa tem múltiplos registros, em múltiplas classes, com datas de vigência diferentes.
- Revise periodicamente seu portfólio de marcas, sobretudo após mudanças de equipe interna — é comum que o controle de prazos se perca justamente quando a pessoa responsável deixa a empresa.
Conclusão
O caso julgado pelo STJ é um lembrete valioso: registrar uma marca é apenas o primeiro passo. Mantê-la viva — através de renovações feitas dentro do prazo, mesmo durante disputas administrativas — é o que garante que a proteção conquistada não se perca por um detalhe de calendário.
Para a Michelin, o episódio foi uma oportunidade. Para a antiga titular da marca "Profile", foi a perda definitiva de um ativo construído por anos. A diferença entre os dois resultados não foi uma questão de direito material, mas de gestão de prazos.
Não deixe a vigência da sua marca depender de lembretes manuais ou planilhas esquecidas. A equipe da Aston Marcas & Patentes acompanha a vigência e a renovação de registros junto ao INPI, para que sua empresa nunca corra o risco de perder uma marca por falta de prazo. Fale com nossos especialistas e faça uma revisão gratuita do seu portfólio de marcas.
Perguntas frequentes
O que significa "extinção do registro de marca por falta de renovação"?
É a perda definitiva dos direitos sobre uma marca porque o titular não apresentou o pedido de prorrogação (renovação) dentro dos prazos previstos no art. 133 da Lei 9.279/96 — nem no prazo ordinário (último ano de vigência), nem no prazo extraordinário de 6 meses com taxa adicional. Após isso, o registro é extinto e o sinal pode voltar a ser requerido por qualquer pessoa.
Caducidade e extinção por falta de renovação são a mesma coisa?
Não. A caducidade decorre do não uso da marca por mais de 5 anos e é declarada a pedido de um interessado. A extinção por falta de renovação decorre simplesmente do não pagamento/pedido de prorrogação dentro do prazo de vigência do registro, independentemente de a marca estar em uso. São causas de extinção previstas separadamente no art. 142 da LPI, e uma não substitui ou suspende a outra.
Um recurso ou ação judicial em andamento suspende o prazo de renovação da marca?
Em regra, não. Conforme reafirmado pelo STJ no caso aqui analisado, a existência de um processo administrativo em curso (como um recurso contra caducidade) não é considerada "justa causa" para deixar de renovar o registro dentro do prazo legal. O titular deve agir nas duas frentes ao mesmo tempo.
É possível recuperar uma marca depois que o registro foi extinto?
Depois de extinto o registro — e especialmente depois que um terceiro deposita um novo pedido sobre o mesmo sinal — recuperar a marca pelas vias administrativa ou judicial é extremamente difícil, como o próprio caso demonstra. A melhor estratégia é sempre preventiva: evitar que a extinção ocorra.
Quais são os prazos para renovar uma marca no INPI?
O pedido de prorrogação deve ser feito durante o último ano de vigência do registro de 10 anos (prazo ordinário). Caso esse prazo seja perdido, ainda é possível renovar em até 6 meses após o vencimento, mediante pagamento de uma retribuição adicional (prazo extraordinário ou "período de graça"). Depois disso, o registro é extinto.